Ajankohtaista IPR-alalta

Tavaramerkki, mallioikeus vai molemmat?

10.09.2005

Artikkeli on julkaistu Kolster Info 2/2005 -lehdessä. Kirjoittaja on tavaramerkkiasiamies Torbjörn Lydman, Kolster Oy Ab.

Viime aikoina on aiheellisesti keskusteltu siitä, voidaanko ja missä määrin tavaramerkkejä suojata mallioikeudella. Keskustelulle on erityisesti antanut pontta mahdollisuus suojata malli rekisteröitynä yhteisömallina.

Yhteisön rekisteröidyllä mallilla saa suojan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa yhdellä hakemuksella ja kohtuullisen pienillä kustannuksilla. Yhteisön rekisteröidyn mallin samoin kuin kansallisella mallioikeudella suojatun mallin suoja-ala on myös varsin laaja, sillä se ei ole tavaramerkin tapaan sidottu tiettyyn luokkaan.

Yhteisömalli ja mallioikeuteen liittyvät lainsäädännölliset muutokset ovat tuoneet tavaramerkin hakijoille varteenotettavia mahdollisuuksia parantaa suojaustaan.

Mallioikeutta voidaan käyttää tavaramerkkiä täydentävänä ja tapauksesta riippuen myös korvaavana suojamuotona esimerkiksi puhtaiden kuvamerkkien ja kuva- ja sanamerkkien yhdistelmien sekä tuotteen ulkoasun osalta. Sen sijaan puhtaiden sanamerkkien suojaamiseen mallioikeus ei sovellu, sillä sanojen sisältö ei voi saada mallina suojaa.

Mallioikeus ei myöskään sovellu värien rekisteröimiseen, vaikkakin värit voivat olla osa mallilla suojattavaa kokonaisuutta.

Jos tuote on pakko saada kiireellisesti markkinoille, eikä mitään valmista rekisterisuojaa ole, mallioikeuden hakeminen on hyvä ensi askel. Jos tuote on menestys, myöhemmin on mahdollista hakea ulkoasulle lisäksi tavaramerkkirekisteröintiä, jos ulkoasun alunperin heikko yksilöllisyys on korjaantunut sillä, että malli on vakiintunut tavaramerkiksi kuluttajien keskuudessa.

Ulkoasurekisteröinneissä PRH salliva, OHIM ankara

Kuinka sitten rekisteriviranomaiset suhtautuvat tavaramerkkien ulkoasurekisteröinteihin? Voidaan todeta, että Suomen patenttivirasto on melko suopea ja sallii ne melko laajasti.EU:n tavaramerkkitoimisto, OHIM, on varsinkin ensimmäisessä asteessa huomattavasti ankarampi. Rekisteröintikäytäntö voi kuitenkin muuttua, ja valitettavasti muuttuukin ajan juoksussa. Tästä kärsii ennustettavuus.

Esimerkkeinä voidaan mainita, että tietyntyyppinen saunakauha on katsottu rekisteröintikelpoiseksi Suomessa sekä mallina että tavaramerkkinä.

OHIM taas on katsonut varsin omintakeisen näköisen pullon olevan ilman erottamiskykyä seuraavin perusteluin: ”Haettu merkki muodostuu yksinkertaisesta kolmiulotteisesta muodosta, jolta puuttuu erottamiskyky haettuihin tavaroihin nähden (luokka 33 alkoholijuomat). Kyseessä on juomasäiliö, joka on tavallisen viinipullon muotoinen ja peitetty levyllä, joka on tehty pahvista tai paperista tai ehkä oljesta. Tällaisten kääremateriaalien käyttö on yleistä koskien viinejä, portviinejä tai sherryjä.” Päätös kumottiin kuitenkin valituslautakunnassa, mutta se osoittaa, ettei suhtautuminen ulkoasurekisteröinteihin ole kovin suopea.

Tavaramerkin ja mallin vertailua:

Tavaramerkki

• erottamisväline
• saadaan rekisteröimällä / vakiinnuttamalla
• erottamiskyky, ei saa olla sekoitettavissa aikaisempaan
• sana, kaksiulotteiset kuviot, ulkoasu, väri, ääni, haju, ...
• suoja-ala kattaa tunnuksen käytön erottamisvälineenä elinkeinotoiminnassa
• suoja vain haetuissa luokissa
• suoja-aika rajoittamaton
• voidaan kumota 5 vuoden käyttämättömyyden perusteella, merkki voi menettää erottamiskykynsä

Malli

• ulkomuodon suoja
• pääsääntöisesti rekisteröimällä
• uutuus, yksilöllisyys
• kaksiulotteiset kuviot, kolmiulotteiset kuviot, tuotteet ja niiden osat
• suoja-ala kattaa kaikenlaisen (kaupallisen) hyväksikäytön
• suoja ei rajattu hakemuksen luokkiin
• suoja-aika pääsääntöisesti 25 vuotta

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos myy tuotetta, jolla on yksilöllinen design, sille kannattaa hakea mallisuoja. Suojaa voi myöhemmin harkinnan mukaan laajentaa tavaramerkkisuojaksi, jos siihen on edellytyksiä. Vastaavasti jos rekisteröi tavaramerkin, jolla on tietty design, suojaa voi laajentaa rekisteröimällä sen myös mallina. Mallisuoja on voimassa 25 vuotta.