Tavaramerkit  ⋅   Lakipalvelut  ⋅   Referenssit

Historiallinen voitto EU-tuomioistuimessa tuoteväärennösten vastaisessa taistelussa

11.05.2020
Takaisin
Kolsterin partneri Jani Kaulo on edustanut menestyksellisesti saksalaista kuulalaakerien valmistajaa, Schaeffler Technologiesia Euroopan unionin tuomioistuimessa tuoteväärennöksiä koskevassa riita-asiassa. Tuore ennakkoratkaisu vahvistaa kaikkien tavaramerkinhaltijoiden ja alkuperäistuotteiden valmistajien asemaa.

Euroopan unionin tuomioistuin on antanut merkittävän päätöksen yksityisen ihmisen asemasta tuoteväärennösten kaupassa. Tapaus koskee saksalaisen kuulalaakerivalmistaja Schaeffler Technologiesin jo vuonna 2011 nostamaa vaatimusta tavaramerkkiloukkauksesta. Siinä Suomen kautta kulkeneessa väärennöskaupassa toimi välikätenä yksityinen ihminen. Hän sai palkkiona vain alkoholia ja tupakkaa – mutta rikkoi silti tavaramerkkioikeuksia.

Oikeustapausta ja sen voittoa voi pitää historiallisina, sillä tapaus on ensimmäinen tuoteväärennöksiä koskeva tavaramerkkiriita Suomessa, joka on saanut valitusluvan korkeimpaan oikeuteen asti ja edennyt EU-tuomioistuimeen. Korkein oikeus halusi EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisun EU-tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta.

Päätöksen mukaan myös yksityishenkilö, joka ei harjoita kaupallista toimintaa ammattimaisesti, syyllistyy tavaramerkin loukkaukseen vastaanottaessaan, luovuttaessaan tavaran jäsenvaltiossa vapaaseen liikkeeseen tai säilyttäessään tuoteväärennöksiä, joita ei selvästikään ole tarkoitettu yksityiskäyttöön”, Schaeffleria edustanut Kolsterin partneri Jani Kaulo summaa.

EUT:n tehtävänä on varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa ja että EU-maat ja sen oikeuslaitokset noudattavat EU:n lainsäädäntöä. Vappuaattona saatu ennakkoratkaisu ohjaa paitsi lopullista korkeimman oikeuden tuomiota myöhemmin tänä vuonna, myös oikeuskäytäntöä kaikissa EU-maissa. Sen merkitys on siis erittäin laaja.

”Jatkossa myös kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen tuoteväärennösten kuljettajina, välikäsinä tai varastoijina käytetyt yksityishenkilöt eli ’bulvaanit’ ovat hyvitys- ja vahingonkorvausvastuussa tavaramerkin loukkauksesta. Ennakkoratkaisua voi pitää merkittävänä voittona alkuperäistuotteiden valmistajille ja tavaramerkkien haltijoille niin Suomessa kuin koko EU:ssakin”, IPR-lakimies Maria Ojala kertoo käytännön vaikutuksista.

IPR-lakimiehet Maria Ojala ja Jani Kaulo_Kolster

Yksityinen voi loukata tavaramerkkiä

EUT:n ennakkoratkaisu (C-772/18) ottaa kantaa siihen, minkälainen toiminta katsotaan vanhan EU-tavaramerkkidirektiivin 5. artiklan 1. kohdan (uuden direktiivin 10. artiklan 2. kohdan) tarkoittamaksi tavaramerkin käyttämiseksi elinkeinotoiminnassa niin, että toiminnan voidaan katsoa loukkaavan toisen oikeutta tavaramerkkiin.

Tapaus koskee 150 kappaleen erää esimerkiksi moottoreissa, silloissa ja raitiovaunuissa käytettäviä INA-kuulalaakereita. Kaulon ja Ojalan mukaan ratkaisevaa EUT:n päätöksessä oli se, että näitä tuoteväärennöksiä ei mitä ilmeisimmin ollut tarkoitettu yksityiseen käyttöön.

”Jos kyseessä olisi ollut esimerkiksi pieni erä t-paitoja, ratkaisu olisi voinut olla toisenlainen. Lopputuloksen kannalta ratkaisevaa ei ollut yksityishenkilön saaman hyödyn määrä. Toiminta olisi voinut olla täysin vastikkeetonta, ja silti tuoteväärennöksiä välittäneen yksityishenkilön olisi katsottu käyttäneen tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa”, Kaulo analysoi.

Tavaramerkin haltija voi siis vedota tavaramerkin tuottamiin yksinoikeuksiin silloinkin, kun loukkaukseen syyllistyy yksityishenkilö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa. Aiemmin direktiivin sanamuodon mukaan tavaramerkkioikeuksia loukkaava toiminta on ollut yksiselitteisen selvästi kiellettyä vain, jos loukkaaja on elinkeinoharjoittaja tai kaupallista toimintaa harjoittava yksityishenkilö.

”Nyt on selvää, että myös kaupalliseen käyttöön tarkoitettujen tuoteväärennösten toimitusketjussa mukana oleva yksityishenkilö voidaan Euroopan unionissa saattaa vastuuseen tavaramerkin loukkauksesta, vaikka hän ei itse harjoittaisi elinkeinotoimintaa”, Kaulo sanoo.

Tuoteväärennöskauppa on yksi terroristi- ja muiden rikollisjärjestöjen pääasiallisista keinoista rahoittaa toimintaansa, ja Suomi on yksi tuoteväärennösten kauttakulkumaa Venäjälle.

”On erinomainen asia, että kaikkien globaalien merkinhaltijoiden kannalta merkityksellisessä asiassa saatiin ennakkoratkaisu, joka muokkaa koko Euroopan unionin oikeuskäytäntöä ja tehostaa tuoteväärennösten vastaista taistelua”, Jani Kaulo ja Maria Ojala kertovat tyytyväisinä EUT:n linjauksesta.

Monivaiheinen matka Kiinasta Suomen kautta Venäjälle

Tapaus sai alkunsa, kun Suomen lentotulli pysäytti 150 kappaleen erän väärennettyjä INA-kuulalaakereita vuonna 2011.

Saksalainen INA-kuulalaakereiden valmistaja ja tavaramerkinhaltija halusi tullin pysäyttämät tuoteväärennökset tuhottaviksi, jotta ne eivät pääse vapaille markkinoille. Huonolaatuiset tuoteväärennökset voivat hajotessaan aiheuttaa vakavia omaisuus- ja henkilövahinkoja.

Tulli vapautti kiellosta huolimatta tuoteväärennökset vastaanottajaksi merkitylle yksityishenkilölle, joka varastoi laakerit kotiinsa. Sieltä ne oli noudettu pienissä erissä ja kuljetettu edelleen Venäjälle. Välikätenä toiminut yksityishenkilö sai palkkioksi tupakkaa ja alkoholia.

Schaeffler Technologies vaati toimitusketjussa välikätenä toimineelle yksityishenkilölle rangaistusta teollisoikeusrikoksesta sekä tuomiota tavaramerkinloukkauksesta. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi rikossyytteen tahallisuuden puuttumiseen vedoten, mutta tuomitsi vastaajan tavaramerkinloukkauksesta huolimattomuuteen vedoten. Vastaaja valitti tavaramerkinloukkaustuomiosta hyvitys- ja vahingonkorvausten osalta hovioikeuteen, joka kumosi käräjäoikeuden päätöksen.

Kolster haki asiakkaansa edustajana Helsingin hovioikeuden ratkaisusta toukokuussa 2016 valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Joulukuussa 2017 korkein oikeus myönsi valitusluvan. Asian käsittely jatkui korkeimmassa oikeudessa, kunnes vuoden 2018 lopulla korkein oikeus teki harvinaisen ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimelle.

Ennakkoratkaisun saatuaan korkein oikeus antaa seuraavaksi tuomionsa hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimuksiin.

 

Ota yhteyttä

Jani Kaulo
Partner, European Trademark and Design Attorney, Licensed Legal Counsel
jani.kaulo@kolster.com
040 637 5442

Maria Ojala
IP Lawyer, European Trademark and Design Attorney
maria.ojala@kolster.com
040 669 0527

LUE LISÄÄ

Kolster Market Watch™ valvoo, ettei tavaramerkkiäsi loukata

Anti-counterfeiting in Finland: Cost-efficient civil claims

Näin viet tavaramerkkisi Kiinan markkinoille: tutustu säädöksiin ja päivitä IPR-strategiasi

ECTAn IPR-asiantuntija Jani Kaulo vaikuttaa tavaramerkkien lainsäädäntöön eurooppalaisessa yhteistyössä

Kolster China Desk™ auttaa Kiinaan lähtijää