Tavaramerkit  ⋅   Uutiset  ⋅   Referenssit

Kiinassa järjestelmällinen tavaramerkkivalvonta kannattaa – Saga Furs voitti pitkän tavaramerkkikiistan Pekingin korkeimmassa oikeudessa

25.06.2020
Takaisin

25.6.2020

Tunnettu tavaramerkki nauttii tavallista vahvempaa suojaa – myös Kiinassa. Pekingin korkein oikeus mitätöi SAGA®-tavaramerkkiin sekoitettavissa olevan samankaltaisen tavaramerkin kiinalaisen rekisteröinnin. Omien tavaramerkkioikeuksien valvonnalla ja määrätietoisella oikeuksien puolustamisella voi saada hyviä tuloksia aikaan myös Kiinassa, tapausta hoitanut Kolsterin partneri Jani Kaulo kertoo.

Turkishuutokauppayhtiö Saga Fursin SAGA®-tavaramerkki on saanut merkittävän voiton Pekingin korkeimmassa oikeudessa. Tuomioistuin mitätöi kiinalaisen yrityksen rekisteröimän EASTSAGA-logotavaramerkin, jonka se katsoi olevan sekoitettavissa aiemmin rekisteröityyn SAGA®-tavaramerkkiin. Tuomioistuimen päätös oli lopullinen sana vuonna 2017 alkaneessa monivaiheisessa tavaramerkkiriidassa, johon liittyi myös tavaramerkkioikeuksien loukkaus.

Eastsaga since 1969

SAGA®-tavaramerkin loukkaus tuli esiin Kolsterin tavaramerkkivalvonnassa

SAGA®-tavaramerkin laatumainetta yritetään toistuvasti hyödyntää luvatta turkiskaupan suurmarkkinoilla Kiinassa, joten Saga Fursin tavaramerkkistrategiaan kuuluu omien oikeuksien ja brändin aktiivinen ja pitkäjänteinen puolustaminen.

Tavaramerkkiloukkaus huomattiin Kolsterin asiakkaalleen tekemässä säännöllisessä tavaramerkkivalvonnassa. Kiinalainen vuonna 2001 perustettu yhtiö, Beijing Eastsaga Garment Co. Ltd, oli saanut rekisteröinnin EASTSAGA since 1969 -logomerkille.

”Jätimme mitätöintivaatimuksen tavaramerkkirekisteröintiä vastaan sillä perusteella, että merkki aiheuttaa kuluttajien keskuudessa sekaannusvaaran Saga Fursin aikaisemmin rekisteröimään SAGA®-tavaramerkkiin Kiinassa”, Kaulo kertoo.

Kiinan tavaramerkkivirasto hyväksyi mitätöintivaatimuksen, mutta kiinalaisyhtiö valitti päätöksestä Pekingin IPR-tuomioistuimeen. IPR-tuomioistuin hylkäsi valituksen ja piti mitätöintipäätöksen voimassa. Yhtiö valitti asiasta edelleen Pekingin korkeimpaan oikeuteen – jonka päätöksellä kiinalaisyhtiön tavaramerkkirekisteröinti on nyt lopullisesti mitätöity.

”Merkittävää päätöksessä on positiivisen lopputuloksen lisäksi tuomioistuimen antama vahvistus, että SAGA® on pitkään jatkuneen ja laajan käytön myötä saavuttanut tiettyä mainetta Kiinassa, ja on siten vahvasti erottamiskykyinen tavaramerkki Kiinan markkinoilla”, Kaulo sanoo.

Tavaramerkkiriidan ratkaisu ja vahvan erottamiskyvyn osoittaminen tuomioistuimelle edellyttivät näyttöä SAGA®-merkin käytöstä Kiinassa sekä argumentointia merkin saavuttamasta maineesta Kiinan markkinoilla.

”Kattavan käyttönäyttömateriaalin kerääminen ja esittäminen viranomaiselle oli ratkaisevaa lopputuloksen kannalta.”

Kiinalaisyhtiö käytti hyväkseen Saga Fursin brändiä ja laatumainetta

Tavaramerkin mitätöintiprosessin rinnalla Kolster lähestyi kiinalaisyhtiötä myös varoituskirjeellä tavaramerkin loukkauksesta. Yhtiö oli alkanut käyttää laajasti SAGA 1969 ja EASTSAGA since 1969 -logomerkkejä myymilleen nahka- ja turkisvaatteille vuonna 2018 – yhdistettynä harhaanjohtavaan ja pitkään toimintahistoriaan vuodesta 1969.

SAGA 1969_China     Eastsaga since 1969

Se myös väitti virheellisesti Saga Furs Oyj:n olevan heidän kansainvälinen yhteistyökumppaninsa. Yhtiö käytti mainonnassaan iskulauseita “SAGA, the eternal classic” ja ”Choosing SAGA to define your own classic life – by SAGA clothing”, jotka loukkasivat Saga Fursin tavaramerkkioikeuksia Kiinassa.

”Lähestyimme kiinalaista yhtiötä varoituskirjeellä, jossa vaadimme heitä poistamaan kaiken loukkaavan materiaalin ja tavaramerkit yhtiön kotisivuilta, markkinointimateriaaleista ja itse tuotteista.”  

Varoituskirjeen saatuaan kiinalaisyhtiö ensin kiisti syyllistyneensä tavaramerkin loukkaukseen. Yhtiö kieltäytyi poistamasta oma-aloitteisesti materiaalia internetistä.  

”Saimme kuitenkin Alibaban verkkokaupoissa olleet myynti-ilmoitukset poistettua tekemillämme ’take down’-pyynnöillä, jotka perustuivat päämiehemme aikaisempiin rekisteröityihin tavaramerkkeihin. Alibaban IPR-valvontaosasto poisti ilmoitukset saatuaan pyynnön ja asianmukaiset perustelut.”  

Loukkaavan materiaalin saaminen pois kiinalaisyhtiön kotisivuilta edellytti useamman varoituskirjeen lähettämistä.  

”Asiassa ehdittiin jo käynnistää niin sanottu hallinnollinen menettely loukkauksen lopettamiseksi. Tässä vaiheessa yhtiö poisti itse materiaalin, ennen kuin viranomainen olisi puuttunut asiaan. Hallinnollinen menettely on hyvä tapa saada loukkaus loppumaan nopeasti ja mahdollisimman pienillä kuluilla.”

Pitkäjänteistä työtä brändin puolustamisessa

SagaFurs_7:5

Saga Furs on toiminut Aasian markkinoilla jo yli 30 vuotta, ja noin puolet yhtiön myynnistä suuntautuu perinteisenä turkismaana tunnettuun Kiinaan. Markkina-alue on tärkeä, joten Saga Fursin muotiliiketoiminnasta ja tavaramerkkisalkusta vastaava johtaja Tia Matthews on tyytyväinen työvoitoista brändin puolustamisessa Kiinassa.

”Tuotteiden korkea laatu ja kestävä kehitys ovat tärkeitä elementtejä Saga Fursin toiminnassa ja brändissä. Meille on tärkeää, että kuluttajia ei johdeta harhaan väärillä mielikuvilla. Sen vuoksi jokainen voitto oman brändin puolustamisessa on meille arvokas. Puutumme kaikkiin tietoomme tuleviin loukkauksiin systemaattisesti”, Matthews sanoo.

Saga Fursin tavaramerkkisalkku on ollut Kolsterin hoidossa vuodesta 2011. Erityisesti viime vuosina yhteistyötä on tehty aktiivisesti oikeuksien valvonnassa ja puolustamisessa Kiinan, Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoilla.

”Nyt päätökseen saatu tapaus on hyvä esimerkki muillekin yrityksille siitä, miten pitkäjänteisellä ja systemaattisella oikeuksien täytäntöönpanolla voi Kiinassakin puolustautua tehokkaasti maineen norkkijoita ja kopioijia vastaan. Kiinan IPR-tuomioistuinjärjestelmä toimii hyvin ja päätökset ovat hyvin perusteltuja ja johdonmukaisia”, Kolsterin Jani Kaulo toteaa.

Haluatko pysyä ajan tasalla kilpailijoidesi IPR-toimista tai varmistaa liiketoimintasi perustan Kiinan markinoilla?

Ota yhteyttä

Jani Kaulo
Partner, European Trademark and Design Attorney, Licensed Legal Counsel
jani.kaulo@kolster.com
040 637 5442

LUE LISÄÄ

Muodin IPR hyvissä käsissä

Onko yrityksesi menossa Kiinaan? Huomioi ainakin nämä neljä asiaa, niin säästät aikaa ja rahaa