13.3.2019

Kiista pizzeriayrityksen tavaramerkin käyttöoikeudesta päätyi markkinaoikeuteen ja ratkaisuun, joka antaa tavaramerkin haltijoille arvokkaita käytännön vinkkejä oman merkkinsä suojaamiseen ja puolustamiseen, kirjoittaa IPR-lakimiehemme Maria Ojala.

Markkinaoikeuden tuoreessa ratkaisussa on kyse Pappa Pizza -tavaramerkistä. Eräs pizzeriayritys rekisteröi sen aputoiminimekseen vuonna 2006 ja on siitä lähtien käyttänyt tunnusta toiminnassaan. Yritys kuitenkin rekisteröi tavaramerkin vasta vuonna 2015.

Sitä ennen, vuosina 2011–2014, toinen pizzeriayritys oli käyttänyt samaa tunnusta. Kun yritys liiketoiminnan kaupassa siirtyi uudelle omistajalle, myös uusi yrittäjä käytti samaa Pappa Pizza -tavaramerkkiä. Vuonna 2017 merkin alkuperäinen käyttäjä lähestyi yrittäjää kirjeellä, jossa vaati tätä lopettamaan ravintolapalvelujen tarjoamisen nimellä Pappa Pizza.

Tästä alkanut tapahtumasarja on hyvä muistutus siitä, miten tärkeää on huolehtia hyvissä ajoin oman tavaramerkin suojaamisesta.

Suojaa tavaramerkkisi ajoissa

Myöhemmin tavaramerkin käytön aloittanut pizzeriayritys vaati markkinaoikeudessa nostetussa kanteessaan, että vuoden 2015 rekisteröinti pitää mitätöidä, koska tavaramerkki on rekisteröity vilpillisesti. Vilpillisessä mielessä tehdyllä tavaramerkin rekisteröinnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa merkki pyritään rekisteröimään tietoisena siitä, että joku muu taho jo käyttää kyseistä merkkiä. Tällöin rekisteröinnin hakija itse ei ole käyttänyt merkkiään ennen kuin toista tunnusmerkkiä ryhdyttiin käyttämään.

Tässä tapauksessa tavaramerkin rekisteröinyt yritys kuitenkin oli käyttänyt merkkiä vuodesta 2006 alkaen eli ennen kuin toinen yrittäjä alkoi käyttää sitä. Kyse ei siis ollut vilpillisessä mielessä tehdystä rekisteröinnistä.

Epäselvyyksiltä olisi vältytty, jos tavaramerkki olisi rekisteröity heti vuonna 2006, jolloin se otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. Tavaramerkin suojaamisessa ei kannattakaan aikailla, vaan varmistaa yksinoikeus omaan tunnukseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ennen rekisteröintiä on myös hyvä tehdä ennakkotutkimus, jonka avulla selvitetään onko tavaramerkki suojattavissa. Autamme asiakkaitamme tavaramerkin suojaamisen kaikissa vaiheissa.

Vakiintuminen on pystyttävä osoittamaan

Suomessa yksinoikeuden tavaramerkkiin voi saada joko rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen eli pitkäaikaisen käytön kautta. Tavaramerkki on vakiintunut, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. Näyttövelvollisuus tavaramerkin vakiintumisesta on aina siihen vetoavalla. Yksinoikeus omaan tavaramerkkiin kannattaa varmistaa ensisijaisesti rekisteröinnin avulla, sillä vakiinnuttaminen on epävarmempi keino juuri siihen liittyvän näyttövelvollisuuden vuoksi.

Kerää oikeanlaista materiaalia merkkisi käytöstä

Materiaalin kerääminen tavaramerkin käytöstä on tärkeää, sillä tämä materiaali on usein jopa ratkaisevassa roolissa riitatilanteissa. Puutteellinen materiaali voi johtaa tavaramerkkioikeuden menettämiseen. Materiaalin tärkeys korostuu, jos vedotaan tavaramerkin vakiintumiseen tai jos toinen taho pyrkii kumoamaan rekisteröinnin sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ole käytetty.

Sekä laadullisesti että määrällisesti oikeanlainen näyttömateriaali tavaramerkin käytöstä ja vakiintumisesta on ensiarvoisen tärkeää. Kannattaakin kerätä talteen aktiivisesti monipuolista materiaalia tavaramerkin käyttämisestä jo ennen mahdollisten riitojen syntymistä. Tällaista materiaalia ovat esimerkiksi mainokset, tuotepakkaukset, myyntiluvut, selvitykset mainontaan käytetyistä resursseista, lehtijutut sekä puolueettoman tahon tekemät riittävän laajat markkinatutkimukset.

Autamme mielellämme asiakkaitamme tavaramerkin käytön ja vakiintumisen näyttämisessä.

Puutu ajoissa tavaramerkin loukkauksiin

On tärkeää, että tavaramerkin loukkauksiin puututaan ajoissa, sillä muutoin on vaara, että tavaramerkin haltija menettää kielto-oikeutensa. Tavaramerkkilaki edellyttää, että tavaramerkin haltija ryhtyy riittävän ajoissa toimenpiteisiin käytön estämiseksi sen jälkeen, kun tulee tietoiseksi merkin käytöstä.

Tässä tapauksessa merkin myöhemmin käyttöön ottaneen yrityksen mukaan se olisi voinut käyttää vakiintunutta tavaramerkkiään, koska merkin rekisteröinyt pizzeria ei ollut esittänyt vaatimuksiaan lain edellyttämässä kohtuullisessa ajassa. Markkinaoikeuden mukaan vakiintuminen oli kuitenkin jäänyt näyttämättä, joten se ei ottanut ratkaisussa kantaa siihen, oliko alkuperäinen merkin haltija ryhtynyt toimenpiteisiin ajoissa.

Jos tavaramerkinhaltijana havaitset, että esimerkiksi kilpailijasi käyttää tavaramerkkiäsi tai samankaltaista merkkiä ilman lupaa, ota yhteyttä pikimmiten asiantuntijoihimme. Autamme tilanteen arvioinnissa ja annamme suosituksemme toimenpiteistä.

Sovi tarkasti oikeuksien luovuttamisesta

Kun tavaramerkkioikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia luovutetaan toiselle taholle esimerkiksi liiketoiminnan kaupan yhteydessä, on tärkeää tehdä riittävät taustaselvitykset ennen kauppaa ja sopia tarkasti oikeuksien luovuttamisesta.

Tässä riitatapauksessa liiketoiminnan kauppakirjassa oli tarkoitus luovuttaa Pappa Pizza -tunnukseen liittyviä oikeuksia, mutta markkinaoikeuden mukaan asianosaiset eivät olleet voineet pätevästi luovuttaa oikeuksia.

Kun taustatyö on tehty hyvin ja sopimus on laadittu huolellisesti, vältytään epäselvyyksiltä ja ongelmilta. Autamme asiakkaitamme välttämään karikot IP-oikeuksien luovuttamisessa.  

Lue markkinaoikeuden ratkaisu täältä.

Ota yhteyttä

Maria Ojala
maria.ojala@kolster.fi
040 669 0527

LUE LISÄÄ

By Kolster

UUSIMMAT

KIINNOSTUITKO?

Jätä yhteystietosi, niin otamme yhteyttä.

TILAA UUTISKIRJEEMME

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Saat uusinta tietoa IPR-alalta.