Tavaramerkit  ⋅   Referenssit  ⋅   IPR-tietoa

Palvelut vastaan tavarat – Kolster voitti asiakkaansa vuosia kestäneen tavaramerkkikiistan, josta tuli alalle ennakkotapaus

05.02.2021
Takaisin

Kolster voitti vuosia kestäneen tavaramerkkiriidan asiakkaansa Zuffa LLC:n hyväksi. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta tuli ennakkotapaus, joka vaikuttaa vastaavien riitojen ratkaisuun jatkossa. Tavaroiden ja palveluiden välisen rajan hämärtyessä riitoja tulee entistä enemmän, mutta oikeustaisteluilta voi välttyä oikeanlaisella tavaramerkkihakemuksella, kertoo EU-tavaramerkkiasiamies Juha Myllyoja.

Neljä vuotta eri oikeusasteissa puitu tavaramerkkiriita ratkesi heinäkuussa korkeimmassa hallinto-oikeudessa Kolsterin asiakkaan Zuffa LLC:n eduksi. Yhdysvaltalaisen Zuffa LLC:n omistama UFC on yksi maailman tunnetuimmista vapaaottelun kamppailulajiorganisaatioista, jonka UFC Fight Night -tavaramerkkiä kantavia tapahtumia järjestetään ympäri maailman. 

Vuonna 2016 suomalainen kilpailijayritys haki eri tavaramerkkiluokassa NFC Fight Night -tavaramerkkiä, jonka Zuffa LLC katsoi loukkaavan omaansa. Tavaramerkkiriita käynnistyi marraskuussa 2016 Kolsterin Patentti- ja rekisterihallitukselle tekemästä väitteestä. Markkinaoikeuden ja viimein korkeimman hallinto-oikeuden päätökset muuttavat merkittävästi tulevia tavaramerkkikäytäntöjä ja viranomaisten käsitystä siitä, ovatko tavarat ja palvelut keskenään verrattavissa. 

Miksi tapaus vietiin ylempiin oikeusasteisiin saakka, EU-tavaramerkkiasiamies Juha Myllyoja? 

Juha Myllyoja_Trademarks

Yhdysvaltalainen merkinhaltija Zuffa LLC on rekisteröinyt lukuisia UFC-kirjainyhdistelmän sisältäviä tavaramerkkejä, joista yksi on UFC Fight Night -tapahtuman merkki. Se on rekisteröity palveluille luokassa 41, eli merkki kattaa ajanvietepalvelut sekä urheilu- ja ajanvietetapahtumien mainostamisen ja järjestämisen.

 

Tavaramerkkivalvonnassaan Zuffa huomasi suomalaisyrityksen, joka haki tavaramerkkiä NFC Fight Night -kuvamerkille luokassa 25. Kilpaileva tavaramerkki kattaa siis tapahtumien sijaan univormut ja urheiluasusteet. Koska UFC- ja NFC-merkit rekisteröitiin eri tavaramerkkiluokissa, Patentti- ja Rekisterihallitus (PRH) ei katsonut UFC-merkin olemassaoloa esteeksi uudemmalle tavaramerkille. 

Zuffa LLC:n asiamies otti meihin yhteyttä, ja päätimme tehdä väitteen PRH:n hyväksymää tavaramerkkirekisteröintiä vastaan. Kokonaisarviossa merkkien välillä korostuvat sanat, jotka tässä tapauksessa ovat käytännössä identtiset vain yhtä kirjainta lukuun ottamatta. Lisäksi UFC on maailmanlaajuisesti erittäin tunnettu merkki. Katsoimme, että merkkien välillä on PRH:n ratkaisusta ja merkkien eri luokista huolimatta selkeä sekaannusvaara kuluttajien silmissä. 

PRH perusteli päätöksessään, että aiemmin vastaavia tapauksia ei ole todettu samankaltaisiksi kyseisissä tavaramerkkiluokissa. Siksi valitimme ratkaisusta seuraavaan asteeseen, markkinaoikeuteen. Siellä ratkaisu oli asiakkaamme kannalta suosiollinen: markkinaoikeus katsoi, että merkit ovat sekoitettavissa toisiinsa.

Hävinnyt osapuoli ei valittanut päätöksestä. PRH sen sijaan katsoi markkinaoikeuden ratkaisun muuttavan tulevia tavaramerkkikäytäntöjä niin merkittävästi, että haki oman oikeusasteensa ratkaisusta valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).
 

KHO ratkaisi asian heinäkuussa 2020 päämiehemme Zuffa LLC:n eduksi, eli merkeissä nähtiin sekaannusvaara. NFC Fight Night -tavaramerkki hylättiin ja poistettiin tavaramerkkirekisteristä.  

Mikä on Kolsterin rooli vuosia jatkuneen tavaramerkkikiistan voittamisessa? 

Toimin kiistassa tavaramerkkijuristina sen alusta saakka. Vaikka asiakkaallamme ei ollut asusteiden ja vaatteiden luokkaa tälle tavaramerkille, käänsimme kivet ja kannot päästäksemme toivottuun lopputulokseen. Kamppailuorganisaatioiden tavaramerkeillä varustettuja taistelu- ja urheilulajien univormuja ja urheiluasusteita tyypillisesti sekä käytetään että myydään alan tapahtumissa ja otteluilloissa, mikä kasvattaa merkkien sekoittumisen riskiä kuluttajien silmissä. 

Etsin myös ennakkotapauksia koko EU-alueelta eri oikeusasteista. Eräs löytämäni PRH:n oma aiempi ratkaisu vastaavassa tilanteessa osoitti ristiriitaisuutta heidän päätöksissään. PRH:n mukaan on ollut vakiintunut käytäntö, että tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaisia. Kuitenkin aiemmassa tapauksessa PRH:ssa tavaraluokan 30 ”pizzat” katsottiin siis samankaltaiseksi palveluluokan 43 ”ravitsemisen” kanssa, mikä jossain määrin raunioitti heidän argumentaatiotaan vastaavantyyppisessä UFC Fight Night -tapauksessa, vaikka kyseessä olikin eri luokat. 

Jos tavaramerkki on laajalti tunnettu, se voi saada suojaa myös sellaisissa luokissa, joissa sitä ei ole rekisteröity. PRH ylläpitää listaa laajalti tunnetuista merkeistä, mutta se ei sido tuomioistuimia. Listalla olevista merkeistä on helppo saada näyttöä merkin tunnettuudesta, mikäli se on osoitettava esimerkiksi oikeudenkäynnissä. Suomessa listalta löytyy esimerkiksi Marimekon Unikko-kuosi eri värivariaatioineen. 

Vaikka UFC ei ole kyseisellä listalla, kyse on silti omalla alallaan äärimmäisen tunnetusta merkistä: UFC on alan ykkösorganisaatio ja UFC Fight Night tunnetaan alalla kaikkialla maailmassa. Näitä seikkoja pyrimme tuomaan esiin koko kiistan aikana, ja muun muassa teetimme Kantar TNS:n kanssa markkinatutkimuksen UFC Fight Night -merkin tunnettuudesta. Markkinaoikeus ja KHO kuitenkin katsoivat, että merkin sekaannusvaara on olemassa eikä markkinatutkimukseen tarvinnut ottaa kantaa. 

Miten tapauksen ratkaisu muuttaa tulevia tavaramerkkikäytäntöjä? 

Korkein hallinto-oikeus ottaa ratkaistavaksi lähinnä tapauksia, joilla on ennakkotapausarvoa. Siksi sen ratkaisulla on suora vaikutus tuleviin vastaaviin tavaramerkkiriitoihin: jatkossa eri tavaramerkkiluokkien tavarat ja palvelut voivat olla samankaltaisia ja keskenään sekoitettavissa.

 

Tulevaisuudessa liikumme joka toimialalla yhä enemmän alueella, jolla tavara- ja palveluluokitusten raja hämärtyy. Yksittäisen tavaran myynnin sijaan yritykset tarjoavatkin ohessa tuotteeseen liittyviä palveluita, kuten huoltoa, leasing-ratkaisuja tai muita palvelupaketteja. Silloin toisiinsa linkittyvät tavarat ja palvelut voi tulkita samankaltaisiksi, ja syntyy yhä enemmän tavaramerkkiloukkauksia. UFC Fight Night -tapauksessa NFC Fight Night -urheiluasusteita käytetään nimenomaan tietyssä lajissa ja niitä myydään alan tapahtumien yhteydessä, joten vaatteet ja tapahtuma liittyvät toisiinsa. 

Kuinka yritykset voivat välttää vastaavia vuosien tavaramerkkiriitoja tulevaisuudessa? 

Tavaramerkin hakemusvaiheessa suojasta kannattaa tehdä asiantuntevan kumppanin avulla mahdollisimman kattava. Mukaan kannattaa hakea kaikkia luokkia, joilla tavaramerkkiä on tarkoitus käyttää tulevaisuudessa. Kun sopivia tavara- ja palveluluokkia hakee mahdollisimman laajasti alusta saakka, oikeudenmenetykset ja vuosien mittaisiksi venyvät tavaramerkkiriidat ovat vähemmän todennäköisiä.

Haluatko keskustella IPR-riskien ennakoinnista asiantuntijan kanssa?

Ota yhteyttä

Juha Myllyoja
IP Lawyer, European Trademark and Design Attorney

LUE LISÄÄ:

Sitkeä oikeusprosessi kannatti: Yksityishenkilökin joutuu nyt vastuuseen, jos edistää tuoteväärennösten kauppaa

Kiinassa järjestelmällinen tavaramerkkivalvonta kannattaa – Saga Furs voitti pitkän tavaramerkkikiistan Pekingin korkeimmassa oikeudessa

Allaway selätti kiinalaiset brändikaapparit Kolsterin avulla

Näkökulmia uudelleenbrändäykseen – näillä kolmella ohjeella vältät turhat IPR-riskit

Näin saat parhaat hyödyt irti tavaramerkistä