09.10.2019
9.10.2019
IPR:n yhteisomistussuhteita kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää, koska niihin liittyy monia haasteita. Jos yhtiösi kuitenkin omistaa keksinnön yhdessä jonkun toisen kanssa eikä omistusta syystä tai toisesta haluta siirtää yksiin käsiin, on syytä tehdä sopimus keksinnön yhteisomistuksesta. Myös rahoittajat arvostavat selkeää sopimista IPR:n omistuksesta, kirjoittaa lakimiehemme Sanna Häikiö.
Yhteisesti omistettuja keksintöjä syntyy usein erilaisten yhtistyöhankkeiden tuloksena, jolloin keksinnön omistajuus voi jakautua useammalle yhtiölle, yliopistolle tai vaikkapa tutkimuslaitokselle.
Yhteisomistussopimus onkin tärkeää tehdä hyvissä ajoin, jotta yhdessä omistettu keksintö pystytään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Sopimus takaa parhaimmillaan selvät pelisäännöt IPR:n käyttöön.
Kun yhteinen keksintö syntyy, ennen pitkää joku tai kaikki osapuolet haluavat hyödyntää keksintöä esimerkiksi omissa yrityksissään. Yksi saattaa haluta hyödyntää sitä vain omassa toiminnassaan, toinen patentoida ja lisensoida keksinnön tai vaikka kieltää käyttämästä sitä kaupallisesti – tai nämä voivat olla kaikkien tahto.
Sopimukseen tämä kaikki tulee kirjata jo yhteishankkeen alkaessa etenkin, jos on odotettavissa, että hankkeessa voi syntyä keksintöjä. Kysymykset ovat rahan arvoisia ja siksi olennaisia. Rahasta saa moni riita alkunsa. Sopimuksen tekemällä osapuolet pystyvät ehkäisemään myöhempiä kiistoja.
”Toinen voi tehdä hankalaksi keksinnön hyödyntämisen”
Käsittelen parhaillaan erimielisyyttä, joka on syntynyt kahden korkeakoulun yhteishankkeesta. Hankkeessa on mukana yksi tutkija kummastakin korkeakoulusta, ja molempien osuus keksinnöstä on 50 prosenttia. Korkeakoulut eivät itse halua hyödyntää keksintöä, mutta sen sijaan tutkijat haluaisivat perustaa keksinnön ympärille oman start-up-yrityksen.
Toinen korkeakoulu on siirtänyt oikeudet keksintöön tutkijalle yksiselitteisin ehdoin, mutta toinen ulkomainen korkeakoulu ei suostu antamaan riittävän selkeää kirjallista vahvistusta oikeuksien siirtämisestä. Se katsoo oman sisäisen IP-ohjesääntönsä riittävän määrittämään tilannetta ja vaatii myös 20 prosentin rojaltia kaikesta, mitä tutkija keksinnöllään ikinä tienaa.
Keksijöinä toimineille aloitteleville yrittäjille tilanne on haastava. Keksinnön kaupallinen hyödyntäminen ja muun muassa mahdollisten rahoittajien hankkiminen on tällaisessa tilanteessa vaikeaa, koska oikeuksien siirtymistä korkeakouluilta tukijoille tai perustettavalle yhtiölle ei voida osoittaa riidattomasti. Tällöin rahoittaja luonnollisesti näkee riskinä sen, että omistussuhteista voi myöhemmin aiheutua ongelmia. Myös keksinnön myyminen jatkossa on hankalaa, mikäli omistussuhteet eivät ole yksiselitteisen selvät.
”Kirjaa sopimukseen ainakin nämä yksityiskohdat”
Minulta kysytään usein, mitä yhteisomistajuussopimukseen pitäisi kirjata.
Ensimmäiseksi on aina huolehdittava, että kukaan yhteisomistajista ei vaaranna keksinnön suojaamista. Keksinnön ennenaikainen julkiseksi tulo esimerkiksi julkaisuissa tuleekin estää riittävin salassapitosäännöksin. Lisäksi on kirjattava jokaisen osapuolen omistusosuudet keksinnöstä sekä käyttöoikeuden ehdot ja rajat. Kirjata pitää myös korvaus- ja kustannusasiat eli se, miten mahdolliset keksinnön hyödyntämisestä saatavat tulot ja vastaavasti muun muassa patentin suojaus- ja ylläpitokulut jaetaan yhteisomistajien kesken.
Lisäksi keksinnön suojausstrategia on syytä sopia tarkasti: missä maissa patentoidaan ja millaisia yksityiskohtia patenttihakemuksessa painotetaan? Entä kuka puolustaa patenttia mahdollisissa väite- ja riitatilanteissa ja kenellä on siitä kuluvastuu? Ja joudutko osallistumaan patentin ylläpitokuluihin, vaikka keksintö ei tuota sinulle mitään? Voiko pelkän omistuksen perusteella olla oikeutettu myös keksinnön tuottoon, jos sen suojaukseen ja kaupallistamiseen ei aktiivisesti osallistu?
Entä jos joku yhteisomistajista jatkokehittää yhdessä kehitettyä keksintöä myöhemmin ja siitä tulee uusia versioita ja parannuksia – kuka ne omistaa ja kuka niitä saa käyttää? Ja mitä niistä pitäisi sopia? Tärkeää on kirjata sekin, miten toimitaan silloin, kun joku yhteisomistajista haluaa irtautua yhteisomistussuhteesta ja esimerkiksi myydä osuutensa. Näitä tilanteita varten kirjataan usein ehto etuosto-oikeudesta. Se tarkoittaa, että jos yksi yhteisomistaja haluaa myydä osuutensa, toisella tai toisilla on etuosto-oikeus ennen mahdollisia kolmansia osapuolia.
”Eri maissa lainsäädäntö voi olla hyvin erilainen”
Sopimusta tehtäessä on tapauskohtaisesti käytävä läpi paljon yksityiskohtia, jotka tuntee parhaiten nimenomaan immateriaalioikeuksien ammattilainen. Asiantuntija myös tunnistaa suurimmat sudenkuopat, joista riitoja syntyy, ja hän pystyy ennakoimaan ne sopimusta laadittaessa.
Yksin näitä kysymyksiä on vaikea lähteä ratkomaan. Lisäksi etenkin kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa on huomioitava, että eri maissa yhteisomistajuutta määrittelevä lainsäädäntö on hyvin erilainen. Suomessa yhteiskeksintöjä koskeva lainsäädäntö on melko puutteellinen. Patenttilakimme ei sisällä asiasta säännöksiä, ja johtoa haetaan usein yhteisomistussuhteisiin yleensä sovellettavista periaatteista. Jos mitään ei ole sovittu, Suomessa lähtökohtana on, että kanssakeksijät – tai ne, joille keksinnön oikeudet on siirretty – voivat vain yhdessä määrätä keksintöä kokonaisuudessaan koskevista toimista. Oman osuuden voi myydä, mutta koko keksinnön luovutukseen tai lisensointiin tarvitaan kaikkien lupa.
Patenttia ei voi myöskään kukaan yhteisomistaja hakea yksin, ja hakemus on tehtävä yksimielisesti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa puolestaan on moni periaate juuri yhteisomistuksen ehdoissa täysin päinvastainen kuin Suomessa silloin, kun muuta ei ole sovittu. Eroja voi olla mm. siinä voiko yhteisomistaja yksin nostaa patenttiin liittyvän kanteen tai esimerkiksi lisensoida patentin ilman muiden yhteisomistajien suostumusta.
Euroopan Unionin monissa tutkimusrahoitushankkeissa, kuten Horisontti 2020 -hankkeissa, kuvio on sikäli selkeä, että osallistujat velvoitetaan tekemään yhteisomistajuussopimus etukäteen.
”Suullisen sopimuksen varaan ei pidä rakentaa”
Yhteiskeksintöjä syntyy monilla eri aloilla ja usein siellä, missä on paljon yhteisprojekteja ja tutkimushankkeita. Osapuolia voi olla kaksi, viisi tai jopa enemmän. Heidän osuutensa keksimisestä voivat vaihdella paljonkin: jonkun osuus saattaa olla 50 prosenttia, jonkun toisen 5 prosenttia. Osuuksien määrittely voi vaikuttaa sopimusta tehtäessä moniin asioihin alkaen siitä, ketkä hyötyvät keksinnöstä kaupallisesti ja miten paljon. Tilannetta ei helpota se, että yksi osapuolista on saattanut kehittää keksinnön taustalla vaikuttavaa materiaalia monta vuotta. Tällöin joudutaan arvioimaan, mikä merkitys tällä niin sanotulla tausta-aineistolla on keksinnön syntyyn ja miten se vaikuttaa omistusosuuksiin.
Hyvä ja usein toimiva vaihtoehto on sopia, että yksi yhteiskeksijöistä ottaa vetovastuun keksinnön suojaamisesta ja kaupallistamisesta ja tekee edellä mainittuja toimia koskevat päätökset itsenäisesti tai joissain yhteisesti sovituissa rajoissa. Tämän vastineeksi kaupallistajaomistaja hyvittää vastaavasti kohtuulliset korvaukset muille yhteisomistajille.
Oleellista on joka tapauksessa määrittää mahdollisen yhteisomistajuuden ehdot ainakin pääpiirteissään jo aina ennen yhteisprojektien alkua, vaikka sopimusta ei kukaan vaatisikaan. Nykyään kuitenkin esimerkiksi moni tuotekehityshankkeiden rahoittaja vaatii rahoitusehdoissaan yhteisomistajuussopimuksen tekemistä.
Kirjallisella sopimuksella on merkittävä lisäarvo, vaikka yhteistyö tuntuisi sujuvan luontevasti ja asioista sovitaan suullisesti. Suullisen sopimuksen varaan ei pidä rakentaa, koska sen merkitys esimerkiksi riitatilanteissa voi olla heikko. Aina hankkeen aloittajille ei tule edes mieleen, että hankkeessa voi syntyä keksintöjä. Tästäkään ei koidu ikäviä yllätyksiä, kun keskinäinen työnjako ja pelisäännöt ovat alusta lähtien selkeät ja kaikki tietävät reunaehdot.
Sopimista ei pidäkään nähdä peikkona, vaan yhteistoiminnan edistäjänä.
Haluatko tehdä yhteisomistussopimuksen tai tarkistuttaa nykyisen sopimuksesi?
