Tavaramerkit  ⋅   Blogit  ⋅   IPR-tietoa

Tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset – onko tavaramerkkisi erottamiskykyinen ja vahva?

09.02.2018
Takaisin

9.2.2018

Kun uusi tuote tai palvelukonsepti on valmis tarjottavaksi markkinoille, nousee esiin kysymys keinoista viestiä asiasta kuluttajille tavalla, joka erottaa tuotteesi muiden kilpailijoiden tuotteista sekä luo mielikuvan tuotteen tai palvelukonseptin ominaisuuksista. Paras ja tehokkain keino antaa tällainen viesti on luoda tuotteelle tai palvelulle tavaramerkki ja varmistaa yksinoikeus siihen rekisteröimällä se, muistuttaa Kolsterin IPR-lakimies Joose Kilpimaa.

Tavaramerkin rekisteröinnin edellytyksenä on, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki eroaa riittävästi aikaisemmin rekisteröidyistä muiden haltijoiden tavaramerkeistä. Merkin on myös erottava riittävästi niistä tavaroista ja palveluista, joille se halutaan rekisteröidä. Tätä jälkimmäistä rekisteröinnin edellytystä kutsutaan tavaramerkkioikeudessa merkin erottamiskyvyksi.

Tavaramerkin erottamiskykyvaatimus on muotoiltu Suomen Tavaramerkkilain 2 luvun 13 §:ssä: ”…tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi”. 

Yksinkertaistaen muotoilu tarkoittaa, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ei saa kuvailla niitä tavaroita ja palveluita, joille rekisteröinnin tuottamaa yksinoikeutta haetaan.

Tavaramerkkilaissa on luetteloitu merkin erottamiskyvyn poistavia ominaisuuksia, mutta luettelo ei ole tyhjentävä vaan antaa ainoastaan ohjeistusta siihen, minkälaisia tavaramerkkejä voidaan pitää erottamiskyvyttöminä. On myös hyvä muistaa, että erottamiskykyvaatimus ei koske ainoastaan sanatavaramerkkejä, vaan yhtä lailla kuviomerkki tai slogan voi olla erottamiskyvytön.

Tavaramerkin erottamiskyky vastaan kuvailevuus

Erottamiskykyvaatimus on käytössä kaikkialla maailmassa, missä on olemassa tavaramerkkien rekisteröintimenettely. Tausta-ajatuksena erottamiskykyvaatimukselle on, että yhdellekään yksittäiselle taholle ei voida myöntää yksinoikeutta tavaramerkkiin, joka suoraan kuvailee tarkoittamiaan tavaroita ja palveluita. Tässä yhteydessä puhutaan usein niin sanotusta yleisestä vapaanapidon tarpeesta.

Tilanteessa, jossa uutta tuotetta tai palvelua ollaan lanseeraamassa kuluttajille, syntyy helposti houkutus käyttää tavaroiden tai palveluiden tunnuksena merkkiä, joka antaa kuluttajille suoraan ja välittömästi kuvailevaa informaatiota. Koska kuvailevuus on esteenä tavaramerkin rekisteröinnille, voidaan uusia tavaramerkkejä luotaessa pyrkiä luomaan kuluttajissa suggestio eli viitteellinen mielikuva tuotteen tai palvelun lajista, laadusta tai ominaisuuksista. Suggestiivinen tavaramerkki ei siis kuvaile tarkoittamiaan tavaroita ja palveluita ja on täten rekisteröitävissä. Klassikkoesimerkki suomalaisesta suggestiivisesta tavaramerkistä on HELLÄ MIETONEN, joka on rekisteröity mm. kosmeettisille tuotteille.

Erottamiskyvyn arviointi tulkinnanvaraista

Käytännössä ero erottamiskykyisten ja erottamiskyvyttömien tavaramerkkien välillä on häilyvä, ja erottamiskykyä koskevat viraston ja tuomioistuinten antamat päätökset ovat korostuneen yksittäistapauksellisia. Tavaramerkkioikeudelliselle erottamiskyvylle ei ole tarkkaa määritelmää. Merkin erottamiskykyä tarkasteltaessa ei siis kiinnitetä huomiota muihin tavaramerkkeihin, vaan huomioon otetaan useita seikkoja, jotka liittyvät tarkasteltavana olevaan yksittäistapaukseen. Huomionarvoista on esimerkiksi alan termistö. Tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa otetaan huomioon myös rekisteröinnin luoman yksinoikeuden ja yksinoikeudesta kilpailijoille mahdollisesti aiheutuvan haitan välinen suhde.

Vahvat ja heikot tavaramerkit

Tavaramerkkioikeudellinen erottamiskyky on tyypillisesti jaettu kolmeen asteeseen. Ensimmäisen asteen muodostavat erityisen vahvasti erottamiskykyiset merkit. Tällaisia ovat hyvin omaperäiset ja keksityt merkit, jotka eivät omaa yleiskieleen perustuvaa merkitystä. Toisen asteen muodostavat heikosti erottamiskykyiset tavaramerkit. Heikosti erottamiskykyiset merkit ovat yleensä hyvin lähellä yleiskielisiä ilmauksia ja geneerisiä muotoja, mutta kuitenkin siten, että ne ovat rekisteröitävissä. Heikosti erottamiskykyisten tavaramerkkien suoja kohdistuu lähinnä identtisiä tai hyvin samankaltaisia merkkejä vastaan. Viimeisen asteen muodostavat suggestiiviset merkit, jotka voivat tilanteesta riippuen olla hyvinkin erottamiskykyisiä tai toisaalta erittäin heikosti erottamiskykyisiä.

Rekisteriviranomainen harkitsee tavaramerkkien erottamiskykyä hakemusvaiheessa. Tuomioistuimessa erottamiskykyharkinta liittyy yleensä tilanteisiin, joissa on kyse kahden tavaramerkin välisestä konfliktista. Konfliktitilanteessa esiin nousee usein kysymys siitä, onko tavaramerkki, johon loukkauskanne liittyy, ollut alun perinkään erottamiskykyinen, eli olisiko sitä pitänyt hyväksyä rekisteriin laisinkaan. Tuomioistuin voi ratkaisussaan päätyä myös toiseen lopputulokseen kuin rekisteröinnin edellytykset tutkinut virasto ja todeta, että rekisteröintipäätöksestä huolimatta merkki on vailla erottamiskykyä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joille se on rekisteröity.

Ota yhteyttä

Joose Kilpimaa
Associate Partner, Head of Trademarks, European Trademark Attorney
joose.kilpimaa@kolster.com
041 501 4507

LUE LISÄÄ

Tavaramerkkilaki uudistui – nämä 8 keskeistä muutosta kannattaa ottaa haltuun

Brexit tulee – tämä sinun tulee tietää eron vaikutuksista tavaramerkkeihin ja malleihin

Tavaramerkit ovat ikuisia

Tavaramerkin ja verkkotunnuksen lokalisointi Kiinan markkinoille