29.05.2023
Voiko kilpailijan tavaramerkkiä käyttää omassa hakusanamainonnassa? Euroopan unionin tuomioistuimen tuore ennakkoratkaisu antaa suuntaa tavaramerkkiloukkauksiin ja toimivaltaisuuskysymyksiin, kirjoittaa Kolsterin Head of Brand Protection Tuukka Airaksinen.
Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 27.4.2023 ennakkoratkaisun (C-104/22) koskien kansallisen tuomioistuimen, tässä tapauksessa markkinaoikeuden, kansainvälistä toimivaltaa. Asia liittyy markkinaoikeudessa vireillä olevaan tavaramerkin loukkausta koskevaan asiaan, jossa kantajana on Lännen MCE Oy ja vastaajina Berky GmbH ja Senwatec Gmbh & Co. KG. Vastaajat kuuluvat samaan konserniin, jonka kotipaikka on Saksassa.
Kiista kilpailijan tavaramerkin käytöstä Google-mainonnassa
Vastaajat olivat käyttäneet kantajan rekisteröityä EU-tavaramerkkiä Watermaster maksetussa hakusana- eli keyword-mainonnassa Google.fi -sivuston hakupalvelussa. Lisäksi merkki näkyi myös Googlen luonnollisissa hakutuloksissa.
Vastaajat olivat vedonneet siihen, että Suomi ei ole heidän markkina-aluettaan eikä itse tuotteita ole myyty tai markkinoitu Suomessa. Tällä perusteella vastaajat katsoivat, että markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa asiassa.
Päätöksen pohjalla EU:n tavaramerkkiasetus
EU:n tavaramerkkiasetus säätää tuomioistuimen toimivallasta siten, että ensisijaisesti toimivaltainen on vastaajan kotipaikan, tässä tapauksessa Saksan, tuomioistuin. Tällöin tuomioistuimella on toimivalta tutkia mahdollinen loukkaus missä tahansa EU:n jäsenvaltiossa.
Toimivaltainen on kuitenkin myös sen jäsenvaltion tuomioistuin, jonka alueella loukkaus tapahtuu. Tällöin tuomioistuimen toimivalta on rajattu koskemaan vain kyseisen jäsenvaltion alueella tapahtuvaa loukkausta tai loukkauksen uhkaa.
Kantaja voi siis lähtökohtaisesti valita, minkä maan tuomioistuimessa nostaa loukkauskanteen. Tähän valintaan voi vaikuttaa moni asia, kuten saatavilla olevat turvaamistoimet ja niiden tehokkuus, käsittelyn nopeus, kustannukset ja niiden korvaaminen sekä jäsenvaltion aiempi oikeuskäytäntö.
Ratkaisevana tekijänä hakukoneen verkkotunnus
EUT:n ratkaisun voi tiivistää siten, että pelkästään se, että kantajan tavaramerkki nousee esiin Googlen luonnollisissa hakutuloksissa koskien Suomea, ei riittänyt perustamaan markkinaoikeudelle toimivaltaa asiassa. Asiassa ei näytetty, että vastaajien toiminta olisi muutoinkaan liittynyt Suomeen, joten liittymäkohta Suomeen oli osoitettava muilla tavoin.
Asiassa nousi ratkaisevaksi se, että vastaajat olivat ostaneet kantajan tavaramerkin hakusanaksi nimenomaan google.fi -hakusivustolle. EUT:n mukaan on toiminta suuntautunut kyseiseen jäsenvaltioon, jos merkkiä on käytetty ”turvautumalla maksulliseen indeksointiin sellaisella hakukoneen internetsivustolla, joka käyttää tämän jäsenvaltion ylätason verkkotunnusta”.
Toisin sanoen koska vastaajat olivat ostaneet kantajan tavaramerkin hakusanaksi eli keywordiksi juuri google.fi-hakukoneeseen, oli vastaajien toiminta suuntautunut Suomeen ja näin ollen markkinaoikeudella on toimivalta tutkia tavaramerkin loukkaus.
Varoittava esimerkki hakusanamarkkinointiin
Hakusanamarkkinointia harjoittavien yritysten on hyvä ottaa huomioon se, että käyttämällä muiden tavaramerkkejä hakusanamarkkinoinnissa kansallisissa hakukoneissa, saattaa syyllistyä tavaramerkin loukkaukseen kyseisessä maassa, vaikka toiminta ei muutoin suuntautuisi kyseiseen maahan.
